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2017年5月,印度一起长达19年的商标纠纷取得重大进展。Exide Industries(以下称为Exide India)与Exide Technologies(以下称为Exide US)就备受争议的“Exide”商标达成和解。之所以被称为重大进展原因有二:第一,该决定结束了近20年的纠纷;第二,根据媒体报道,和解协议的条款表明Exide US放弃了在印度的“Exide”商标的所有权。

Exide US的弃权是有条件的。

Exide India曾在印度将Exide US诉至法庭,称其侵犯了ExideIndia的商标。法官瓦尔米基.梅塔(Valmiki Mehta)限制Exide US在印度使用“Exide”商标。此外,瓦尔米基认定Exide India为“Exide”商标的在先使用者,因为印度的消费者只会将该商标与Exide India及其前身相关联。

2016年8月,Exide US向印度新德里高等法院提起上诉。高等法院考虑了以下问题:

■ 在印度,Exide India是否为“EXIDE”商标注册的合法所有人?

■ 在印度,被告Exide US是否在先使用了“EXIDE”商标?

■ Exide US使用“Exide”商标是否属于侵权或假冒?

■ Exide India使用“Exide”商标是否属于假冒?(如反诉)

对于第一个问题,新德里高等法院维持瓦尔米基的观点,即按照之前的《商标法》第111条(新《商标法》第124条)之规定,民事法庭对商标注册的有效性没有管辖权。在商标异议期间,诉讼程序会暂停。印度知识产权局的知识产权上诉委员会将对有效性作出裁决。因此,新德里高等法的结论是:它必须基于Exide India的商标注册有效这一假设继续审理此案。

根据该假设,新德里高等法院综合考虑了以下3个问题——谁在先使用该商标、Exid  US是否假冒或侵犯该商标、Exide India是否假冒或侵犯该商标。

法院首先指出假冒和侵权的区别。其依据是印度最高法院在Cadila Healthcare、Dyechem诉Cadbury以及Lakshmikant诉Chetanbhai等案件中的判决。虽然假冒诉讼可以通过商标的附加项进行辩护,但是侵权诉讼却不行。此外,侵权主要受基本特征测试的影响。如果注册商标的基本特征被抄袭,并造成欺骗、混淆或者错误,则可称之为侵权。

将以上原则应用于本案,法院观察到双方使用的“Exide”商标是相同的。那么现在的问题是,谁侵犯或者假冒了商标?

新德里高等法院总结道,双方都是该商标的真实使用者。法院作出了创新型判决,总结如下:

事实根据

事实根据概括了“Exide”商标在印度的所有权、注册和使用情况。该商标是由Exide US的前身创造的。Exide US和“Chloride”(一家英国公司,其中Exide US持有大部分股权)共同使用该商标进行贸易。因此,Exide US因竞争限制不得不放弃部分股权。由于《哈维协定》(Harvey Agreement),Exide US也被禁止进入印度市场。然而,在此之前,带有该商标的货物通过Chloride集团和一个共同的分销商进行贸易。法院还研究了记录在案的证据,并得出Exide Batteries(Exide US制造的产品)在印度也广为人知的结论。

保留商誉和跨国声誉

法院指出该商标之后被转让给Exide India。根据几起国外案件,尽管商标权被转让,Exide US仍享有该商标的商誉。理由是协议只转让了商标权,但是没有直接转让商誉。

法院在解决该问题时强调跨国声誉。法院将Whirlpool案中的法官意见应用到本案中,认定企业的商誉不止存在于其所在的某一特定区域。此外,本案的另一个特点是,法院允许Exide US拥有“Exide”商标的商誉,尽管该商标已转让给Exide India。英国Scandecor一案的判决也证明企业有可能保持其商誉。另一个观点是,在国际上获得的商誉可以与本地获得的商誉同时存在。因此,Exide US是“Exide”商标的真正使用者。

真正、同时使用及未侵权

最后,法院判定,Exide US没有侵犯或假冒商标,因为它对该商标具有合法的权利。此外,Exide US对Exide India提出的反诉也不成立,因为它们都是该注册商标的所有人。以下引自新德里高等法院:

“因此,本法院认为Exide US没有侵犯商标或试图假冒商标。双方共同使用‘Exide’一词是真实且合法的。此外,考虑到跨国声誉,它们有权在印度使用该商标。商标侵权和假冒的诉讼不成立,因为记录在案的资料表明原告是商标的注册所有人,因此,反诉也不成立。”

新德里高等法院有效地恢复了双方所有者的权利。

Exide India上诉至最高法院,最后双方和解。(编译自www.spicyip.com)

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