法律服务机构查询

请输入所需国家或地区:

中国驻外使领馆网站链接

当前位置:首页 > 国际新闻 > 案件追踪 > 专利

文章标题

对于许多美国之外的科技公司来说,美国是最重要的商业市场,但它们经常面临被竞争对手或非专利实施主体(NPE)起诉专利侵权的风险。

近日,美国联邦最高法院审理的知识产权案件引起人们的广泛关注,尤其是关于专利诉讼地和专利权利用尽的两项判决。这些判决可能会严重影响跨境商业化运作,对外国公司来说既是机遇也是挑战。

外国公司可在美国的任何地方被诉专利侵权

第一起案件涉及被告被诉侵权之地。十多年来,美国德克萨斯州东区联邦地区法院(EDTX)是人们在提起专利诉讼时的首选诉讼地,因为它通常会作出有利于专利权人的判决。EDTX陪审团的审判速度很快,因而被称为“火箭速度”,并且与其他诉讼地相比,专利权人在EDTX拥有更高的获胜率。2015年,美国40%的专利诉讼被提交至EDTX。对于外国科技公司来说,专利权人向EDTX提交诉讼增加了专利风险。

2017年5月,美国联邦最高法院对TCHeartland LLC诉Kraft Food Brands LLC一案的判决缓解了人们对投机性诉讼的担心,因为该判决严格地限制了可以提起专利侵权诉讼的诉讼地。在该案件中,最高法院定义了关于专利诉讼地的法律条文中的“位于”(resides)一词,该条款规定,“专利诉讼可以在被告居住地所属的司法区域提起”。最高法院判定,国内公司只“位于”其注册所在地。该判决推翻了近30年的关于专利诉讼地的判例法。之前,法院判定,被告可以在任何对他们具有“对人管辖权”的法院被诉,这是一个更低的门槛。

外国公司可能想松一口气,但却为时过早。最高法院拒绝对该判决对外国公司的影响作出评论。现行法律规定,外国被告公司可以在任何司法区域被起诉。在美国设有子公司的外国公司也许会试图争辩道,在不受欢迎的诉讼地提起的诉讼应被移交至子公司所在地。然而,法院可能不接受这一方式,因为他们通常会采纳原告选择的诉讼地。同时,美国的专利权人会一直在EDTX等首选诉讼地对外国公司提起诉讼,以获得对其有利的判决。

即使被告违反销售条款,专利权人也不能以侵犯美国专利提起诉讼

Impression Products, Inc.诉LexmarkInternational Inc.一案明确了美国关于专利权用尽原则的法律问题。根据该原则,许可销售专利产品用尽了专利权人对该产品的权利,这可以作为一种专利侵权的抗辩方式。该案中的问题是在购买专利产品的过程中,当买方未能遵守限制条件时,他是否侵犯专利。

最高法院判定,无论是国内销售还是国际销售,一旦原告出售产品,则其已经用尽所有的专利权,无论售后限制作何规定。出售将专利权转让给买方,买方可以根据他们认为合适的方式选择使用产品。需要注意的是,该判决还适用于美国境外的许可销售。例如,在加拿大出售的产品也会用尽其在美国的专利权。

该判决对拥有跨国业务的企业来说既是机遇也是挑战。由于在外国出售专利产品用尽其在美国的专利权,产品的买方可以再次在美国出售该商品,而不用担心被诉专利侵权。在给在美国境外出售的产品定价时,企业应牢记这点,因为专利产品的灰色市场进口会变得更加普遍。

如果没有专利救济,专利产品的销售商现在必须更多地依赖于限制性许可和(或)销售协议,以设立对使用和再次出售的售后限制。然而,专利权人只能起诉合同的签约方,而不是任何或者所有的下游用户。此类合同往往让人难以接受,而且使引进仍处于市场渗透早期阶段的新产品变得特别困难。

决策的好时机

鉴于这些重大的判决,现在对于在美国创办企业的外国公司来说是评估美国专利风险、机遇和战略的好时机,特别是在决定公司结构和构建商业许可和销售协议时,应考虑专利风险。(编译自mondaq.com)


相关文章: