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长期以来,美国的法院一直认定,如果没有落入某专利权利要求字面范围内的产品或方法等同于权利要求所保护的发明,则根据对等原则该产品或方法也可被认定为侵权。自2000年,在美国联邦巡回上诉法院(CAFC)作出的判决中,参考等同原则作出判决的比例逐年下降。然而,近日美国的法院作出的判决又一次引起人们对该原则的关注,尤其是当它应用于制药和生物技术发明时。

Mylan Institutional诉Aurobindo Pharma一案

Mylan Institutional诉Aurobindo Pharma一案是一起特殊的案件,因为联邦地区法院审理该案件时,根据等同原则对Aurobindo颁布了临时禁令。CAFC承认有关等同原则的先例“稀少且具有混淆性”,并表示将努力明确该主题。为此,CAFC指出美国联邦最高法院已经提出了两项测试来确定某产品或方法是否与权利要求所保护的发明等同:第一项测试为“功能——方式——结果”测试(FWR),即被诉产品是否与受专利保护的产品在本质上使用相同的方式实现本质相同的功能,以获得相同的结果;第二项测试为“非本质性差别”测试,即被诉产品或方法与受专利保护的产品或方法是否存在本质性区别。CAFC还指出,最高法院认为“FWR测试不适用于非机械性案件(non-mechanical cases)”。

在Mylan一案中,联邦地区法院根据FWR测试作出判决,并总结道Aurobindo使用的方法与受专利保护的方法等同。CAFC不同意上述判决,表示联邦地区法院在本案中应用FWR测试并不合适。CAFC表示,联邦地区法院作出的以下评估是正确的:权利要求所保护的化学试剂与被诉等同的化学试剂具有相同的氧化“功能”,但并没有说明进行氧化的方式是否一样。由于上述试剂具有不同的氧化程度和不同的氧化方式,所以联邦地区法院颁布临时禁令的依据值得怀疑。因此,Mylan一案表明等同原则测试标准的选择决定着法院最终的判决。在有关化学工艺的案件中,非本质性区别测试可能更为适合。

Enzo Biochem诉Applear Corp一案

在Enzo Biochem诉Applear Corp一案中,CAFC维持联邦地区法院作出的判决,即根据等同原则,Applear没有侵犯Enzo的专利。Enzo关于核酸探针的专利权利要求没有明确地将通过探针本身产生的信号来探测探针(即直接探测)排除在外。然而,专利的说明书中解释了通过与探针结合的辅助化学试剂来探测探针(即间接探测)这一方法优于直接探测,这导致了以下权利要求解释,即权利要求只涉及间接探测。

CAFC解释道:“如果在被诉产品中发现所主张的权利要求的每一项限制(包括限制的等同),并且等同与所主张的限制存在非显著性差别,则一方可以根据等同原则证明被告侵犯其专利。”由于Applera的被诉产品使用了直接探测,且等同的概念不能包含权利要求范围外的结构,CAFC判定Applera并未侵犯Enzo的专利。

虽然CAFC作出的判决表明专利侵权案件往往是根据权利要求的字面含义作出的,但上述案件(Mylan一案和Enzo一案)提醒人们注意等原则仍然有效,并且对所有的专利执法行动来说仍是一个关键的考量因素。(编译自natlawreview.com)

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